Охраноспособность товарных знаков, содержащих латиницу
С.В.БУТЕНКО патентный поверенный (г. Томск)
В статье анализируется практика вынесения отказов в регистрации товарных знаков, включающих элементы в латинице, а также иностранные имена и фамилии со ссылкой на подпункт 1) п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
В последнее десятилетие чрезвычайную популярность среди коммерсантов приобрели товарные знаки, выполненные некириллическим алфавитом. С одной стороны, как справедливо отмечает О.Л.Алексеева, использование «иностранных слов европейского происхождения» увеличивает привлекательность товарного знака1. С другой, интеграционные процессы, усиливающиеся с каждым годом, предполагают включение России в мировой товарооборот и, как следствие, использование иноязычной маркировки внутренними товаропроизводителями. Однако представляется, что очевидные геополитические изменения не привели к либерализации подходов патентного ведомства к оценке охраноспособности знаков, включающих буквы некириллического алфавита. Приведем пример из практики.
1 Алексеева О.Л. Когда товарный знак способен ввести в заблуждение?//Патенты и лицензии. 2001. № 12. С. 11
На регистрацию в качестве товарного знака для пива и ряда алкогольных напитков была подана марка «KELVISH». Представитель заявителя получил уведомление о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором указано, что обозначение «KELVISH» представляет собой слово, выполненное буквами латинского алфавита. В связи с этим, по мнению экспертизы, у потребителя может создаться ложное ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров. В уведомлении сообщалось, что указанный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и на основании п. 3 ст. 1483 ГК РФ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на российское юридическое лицо.
Специалисты патентного ведомства М.Г.Карабанова и О.А.Матющенко в одной из своих публикаций указывают, что в отношении товаров 33 класса любое обозначение в латинице или ином, некириллическом, алфавите предполагается способным ввести потребителя в заблуждение, если заявителем выступает российский предприниматель или юридическое лицо: «Экспертиза имеет все основания полагать, что маркировка товаров 33 класса, производителем которых является российское юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, словами (фразами) иностранного происхождения либо их имитацией способна вызвать у потребителей ложные ассоциативные представления о стране происхождения товаров и месте нахождения их изготовителя. Направление заявителю уведомления по п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо для того, чтобы заявитель получил возможность изложить свою позицию и представить доводы в пользу регистрации заявленного обозначения для доказательства того, что маркировка товаров заявленным им обозначением не будет вводить потребителей в заблуждение»2. Такая практика в настоящее время является чрезвычайно распространенной и, на наш взгляд, не основана на законе.
2 Карабанова М.Г., Матющенко О.А. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака//Патентный поверенный. 2009. № 6. С. 30.
Положения §2 главы 76 ГК РФ не содержат прямого запрета на использование букв некириллического алфавита в составе товарного знака. Специальные нормы ст. 1483 ГК РФ также не содержат в данной связи какого-либо ограничения. Применяя такой подход, экспертиза Роспатента презюмирует, что любой знак, заявленный на российского предпринимателя и включающий иностранные слова, способен вызвать ошибочные ассоциации и, как следствие, ввести потребителя в заблуждение. Так, в решении об отказе в регистрации товарного знака «Eberhoff Эберхофф» по заявке № 2011736767 говорится: «Словесный элемент «EBERHOFF», входящий в состав заявленного обозначения, выполнен буквами, отличными от кириллического алфавита, и может восприниматься потребителями как маркировка продукции, страной происхождения которой является Германия, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российское юридическое лицо. При проверке соответствия обозначений, выполненных буквами иностранного алфавита, экспертиза в абсолютном большинстве случаев выдвигает такие основания, препятствующие регистрации товарного знака, как возможность введения потребителей в заблуждение относительно страны происхождения (изготовления) товаров и места нахождения их изготовителя в соответствии с п. 3 ст. 1483 Кодекса».
В приведенных примерах вывод о неохраноспособности знаков основан не на обманчивости ассоциаций, порождаемых заявленным обозначением (оба слова являются фантазийными; лексем «kelvish» и «eberhoff» нет в европейских языках), а исключительно на факте использования иного, нежели кириллица, алфавита. Представляется, что при таком формальном подходе экспертиза не только искусственно ужесточает критерий «введение в заблуждение» , но и не учитывает ряд фактических обстоятельств.
Для иностранных потребителей обозначение, выполненное буквами кириллического алфавита, сложно для чтения и запоминания, что нивелирует основную функцию товарного знака – индивидуализации, различения однородных товаров множества производителей. Использование российскими производителями латиницы в товарных знаках является необходимой мерой в случае выхода заявителя на международный рынок. Процесс углубления экономической взаимозависимости стран не должен игнорироваться патентным ведомством. Так, в августе 2012 г. Россия присоединилась к ВТО, зимой 2014 г. в г. Сочи планируется проведение очередных Олимпийских игр, а в 2018 г. наша страна будет принимать чемпионат мира по футболу. Столь масштабные мероприятия, вероятно, должны привести к увеличению числа заявок, подаваемых по Мадридской системе российскими заявителями через Роспатент. Очевидно, что отказ в регистрации национального знака, выполненного на французском языке, будет препятствовать своевременному появлению конкретного российского производителя, например на товарном рынке Бельгии.
Латинский алфавит – основа письменности множества языковых групп. В настоящее время он знаком, пожалуй, всем умеющим читать потребителям России, так как изучается школьниками на уроках математики и иностранного языка. Использование на вывесках и этикетках товаров алфавита, отличного от кириллического, привычно российскому потребителю и не может однозначно порождать в его сознании представление, что производителем такой продукции является иностранное лицо. Как справедливо отмечает Д.А.Боровский, в той или иной степени латинский алфавит «применяется во всех странах и не может свидетельствовать о происхождении обозначения из какой-то определенной страны. Поэтому выполнение обозначения буквами латинского алфавита само по себе не может породить представление об иностранном происхождении товара»3. Наконец, фактический запрет на включение латиницы в обозначения, заявляемые российскими товаропроизводителями, является дискриминационным по отношению к национальным хозяйствующим субъектам.
3 Боровский Д.А. Иностранная фамилия как товарный знак//Патентный поверенный. 2013. № 4. С. 72.
С проблемой использования латиницы в составе регистрируемого обозначения тесно связана практика вынесения отказов в предоставлении правовой охраны товарным знакам, представляющим собой иностранные имена и фамилии. Так, на регистрацию в отношении кондитерских изделий было заявлено обозначение «NINA FARINA НИНА ФАРИНА». Эксперт ведомства в уведомлении о несоответствии знака требованиям закона указал, что данное обозначение представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения и способно породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров, что не соответствует действительности. В связи с изложенным знак не может быть зарегистрирован для всех заявленных товаров, на основании подпункта 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. При этом ведомство не ссылалось на какие-либо источники сведений, что вызвало дополнительные затруднения при составлении мотивированного ответа на уведомление экспертизы. Указанное основание для отказа было преодолено только после того, как заявитель доказал реальное существование нескольких россиянок по имени Нина Фарина и сослался на правоприменительную практику, которая изобилует примерами регистрации иностранных имен в качестве товарных знаков для печенья и конфет российских производителей. Например, на момент вынесения предварительного отказа в регистрации заявленного обозначения в Государственный реестр для товаров 30 класса МКТУ были внесены следующие товарные знаки, закрепленные за российскими правообладателями: «Лиси Мусса Lyssy Mussu» по свидетельству № 319223; «JACK FROST» по свидетельству № 271478; «ДЖЕЙ КИНГ JAY KING» по свидетельству № 254304, и т.д., и т.п.
Таким образом, негласный запрет на регистрацию товарного знака, включающего иностранное имя, применяется экспертизой выборочно. Определенности в сложившейся практике нет, и в каждом отдельном случае квалификация знака в качестве способного вызвать ошибочные ассоциации сопряжена с большим числом субъективных аспектов.
Представляется, что с позиции дезинформации потребителя наиболее опасна тенденция по подаче заявок, включающих имена, фамилии и псевдонимы известных на территории России лиц. Однако указанное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку является самостоятельным и предусмотрено подпунктом 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Помимо прочего, в силу второго абзаца п. 4 ст. 19 ГК РФ имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их предпринимательской деятельности только теми способами, которые исключают введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан. Как отмечает Э.П.Гаврилов: «На практике имя и псевдоним гражданина (часто артиста-исполнителя) регистрируется как товарный знак и становится таким образом оборотоспособным, отрывается от личности, становится имущественным правом. Вопрос о таком использовании имени и псевдонима гражданина действующим законодательством совершенно не урегулирован. Он лишь затронут (обозначен) в п. 9 ст. 1483 ГК РФ и лишь применительно к товарным знакам»4.
4 Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 4. С. 22.
Таким образом, защита прав и законных интересов известных деятелей культуры, писателей, политиков гарантирована системным применением приведенных выше норм. Ситуация с товарным знаком «NINA FARINA НИНА ФАРИНА» иная: на регистрацию подавалось выдуманное обозначение, которое не ассоциируется у рядового потребителя с конкретным известным лицом. В рассматриваемом случае охраноспособность заявленного обозначения всецело зависит от того, содержится ли в нем некий намек на место нахождения производителя, который не соответствует действительности. Представляется, что марка «NINA FARINA НИНА ФАРИНА» никак не ассоциируется с конкретным местом производства товара, поскольку состоит из интернациональных имени и фамилии, не содержит каких-либо географических указаний и не является суггестивной (от англ. to suggest?– намекать).
В данной связи представляется не совсем обоснованной позиция В.М.Мельникова, который критически оценивает факт предоставления правовой охраны товарному знаку «КАЛИТА» на правообладателя из Волгограда: «Согласно данным Советского энциклопедического словаря, можно предположить, что слово «КАЛИТА» в составе данного знака может ввести в заблуждение относительно изготовителя тех потребителей, в памяти которых сохранились сведения из школьного курса истории о том, что московский князь Иван I, вошедший в российскую историю как Калита, первый начал собирать русские земли вокруг Москвы»5. Рассуждая подобным образом, автор основывал свое мнение на ряде предположений и последовательных допущений, которых в реальности может и не быть. Первое допущение: среднестатистический потребитель должен знать, что Калита – это фамилия конкретного исторического деятеля. Второе допущение: потенциальный покупатель товара, маркированного спорным обозначением, наверняка в курсе, что Иван I Калита был москвичом. Третье допущение: обладая данной информацией, потребитель будет введен в заблуждение относительно места производства соответствующей продукции.
5 Мельников В.М. Товарные знаки, включающие известные фамилии//Патенты и лицензии. 2005. № 10. С. 21.
При экспертизе обозначения «NINA FARINA НИНА ФАРИНА» и аналогичных знаков Роспатент нередко практикует похожий подход, презюмируя, что иностранное имя само по себе является маркером импортного происхождения изделия, на котором проставлен соответствующий знак.
С подобным подходом не согласен Д.А.Боровский: «Без определенного представления, из какой именно страны (группы стран, национальности) происходит фамилия, в сознании потребителя не может возникнуть представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, как того требуют Правила. О неопределенном качестве товара, неопределенном изготовителе или неопределенном месте происхождения не могут возникнуть определенные представления. Соответственно и заблуждения потребителя в связи с неопределенными ожиданиями быть не может»6.
6 Боровский Д.А. Указ. соч. С. 28.
Не всякое заблуждение является юридически релевантным: так, проект федерального закона № 47538-6/4 «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в п. 24 оговаривает, что для применения последствий недействительности сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения, заблуждение должно быть настолько существенным, что заблуждавшаяся сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. Таким образом, по общему правилу в цивилистике правовые последствия порождает именно существенное заблуждение.
Представляется, что вероятность введения потребителя в заблуждение в силу неких сущностных свойств товарного знака должна быть достаточно высокой, чтобы заявленному обозначению могло быть отказано в регистрации по основанию подпункта 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Применительно к обозначениям, включающим имена и фамилии иностранного происхождения, констатация такой опасности невозможна в отсутствие хотя бы одного из приводимых критериев.
Заявленное обозначение включает фамилию иностранного происхождения, которая однозначно воспринимается как часть имени собственного. Как отмечает Д.А.Боровский: «Существует очевидное отличие фамилии от изобретенного слова: фамилия должна быть распространена в качестве таковой. Если эксперт не смог этого доказать, его довод безоснователен»7.
Спорный товарный знак должен вызывать стойкую ассоциацию с конкретным местом производства товара, не соответствующую реальному месту нахождения заявителя. Подобная связь должна быть устойчивой и очевидной для среднестатистического потребителя соответствующих товаров или услуг.
7 Там же. С. 31.
Рассуждая об охраноспособности иностранных фамилий, Д.А.Боровский указывает, что в некоторых случаях присутствует связь между свойствами маркируемого товара и существом заявленного обозначения. Такая корреляция может послужить причиной введения потребителя в заблуждение: «Регистрацию же в качестве товарного знака немецкой фамилии на имя китайского заявителя для товара «ножи» нельзя признать правильной. Слишком разные представления о свойствах данного товара возникают в сознании потребителя в связи с его происхождением из Китая или из Германии. Китайские инструменты, как правило, дешевы и недолговечны. Германские, напротив, традиционно отличаются высоким качеством и долговечностью. … Приобретя китайский товар под впечатлением о его немецком происхождении, потребитель наверняка будет обманут в своих ожиданиях качества товара, то есть введен в заблуждение»8.
8 Боровский Д.А. Указ. соч. С. 28-29.
С данной позицией трудно согласиться. Во-первых, китайская фирма может выпускать и высококачественный товар. Недавняя новелла п. 5 ст. 10 ГК РФ ввела презумпцию добросовестности действий субъекта, ведущего хозяйственную деятельность на территории России: при оценке действий заявителя экспертиза Роспатента должна исходить из добросовестности его намерений и, как следствие, не сомневаться в надлежащем качестве продукции китайского (российского, украинского и т.д.) производителя. Обратный подход приводит к неравенству субъектов гражданского оборота.
Во-вторых, в каждой области промышленности можно выделить лидирующие страны и страны-аутсайдеры. Однако ситуация в это смысле довольно переменчива. Например, все большую репутацию на российском рынке завоевывают китайские автомобили, чего нельзя было прогнозировать еще несколько лет назад.
В-третьих, как справедливо отмечает П.Матели, «протяженность рынков до размеров континентов или всего мира создает огромную дистанцию между изготовителем и потребителем: выбор потребителя больше не диктуется его личными связями с изготовителем; он знает только товар, который представлен только товарным знаком, который его отличает»9. Связка «производитель?– марка» для товарных знаков второстепенна, так как предметом индивидуализации согласно ст. 1477 ГК РФ выступает все-таки товар или услуга, а не конкретный производитель. Более того, зачастую правообладатель не совпадает с реальным изготовителем товара, действующим на основании лицензионного соглашения, заключенного с владельцем товарного знака. Покупатель никогда не будет застрахован от того, что товар с немецкой фамилией на этикетке не будет производиться китайским лицензиатом на вполне законных основаниях.
9 Матели П. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 1. Душанбе, 1998. С. 50-51.
Наконец, необходимо отметить, что в силу п. 2 ст. 10 закона «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 при маркировке товаров обязательным является информирование потребителя о производителе товара, включая адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. Указанные обстоятельства подтверждают, что включение в товарный знак иностранной фамилии, даже при условии, что она ассоциируется с иной территорией, нежели страна происхождения заявителя, по общему правилу не приводит к введению потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара.
Приведем иной пример из практики. На регистрацию подано комбинированное обозначение по заявке № 2012724370, включающее словесный элемент «Kr?ger Haus» («дом Крюгера»), для товара «пиво», а также в отношении услуг баров, ресторанов, продвижения товаров для третьих лиц и т.п. В июле 2013 г. экспертизой вынесено уведомление о предварительном отказе в регистрации знака, в том числе в связи с опасностью введения потребителя в заблуждение, поскольку у покупателя может возникнуть ложное ассоциативное впечатление об иностранном происхождении товара, что не соответствует действительности. Вероятно, эксперт соотнес немецкую фамилию и товар «пиво», вследствие чего, видимо, сделал предположение (в уведомлении это, впрочем, не указывается), что заявитель желает породить в сознании потребителя дополнительные ассоциации с Германией как местом происхождения товара, поскольку данная страна имеет давние традиции пивоварения.
Однако такой мотивации у заявителя?– пивоваренной компании ОАО «Томское пиво» – не было. Дело в том, что прусский подданный Карл Крюгер, фамилия которого включена в товарный знак, еще в 1884 г. открыл в Томской губернии пивоваренный завод, правопреемником которого является компания-заявитель. Через несколько лет завод был передан в управление племяннику Карла – Роберту Крюгеру. К концу XIX в. предприятие выпускало до 50 тыс. ведер пенного напитка в год, на нем варили квас и более 15 сортов пива10. В 1990-х гг. завод восстановил свои мощности после нескольких десятилетий падения объемов производства и начал выпускать пиво под маркой «Крюгер». С достаточной вероятностью можно утверждать, что имя Карла Крюгера известно многим сибирякам и ассоциируется с конкретным томским производителем, а не с Германией как таковой. Немаловажно, что использование знака планируется вести также на территории Западной Сибири.
10 См.: http://tomskbeer.ru/about/historycom/
Приведенный пример демонстрирует, что способность иностранной фамилии вводить потребителя в заблуждение экспертизой Роспатента зачастую предполагается без особых на то оснований. При этом выводы о неохраноспособности заявленного обозначения делаются без ссылок на какие-либо источники сведений и носят вероятностный характер.
Как отмечает Э.П.Гаврилов в постатейном комментарии к части четвертой ГК РФ, «само введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение – умозрительны, а потому не являются точными»11. В данной связи практика вынесения отказов в регистрации иностранных имен и фамилий со ссылкой на подпункт 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ без анализа фактических обстоятельств использования и ассоциативной связи между существом обозначения и местом нахождения заявителя представляется необоснованной и ущемляющей права российских заявителей.
Остается надеяться, что наметившиеся интеграционные процессы приведут к либерализации подходов Роспатента к оценке охраноспособности знаков, включающих иностранные имена и фантазийные элементы в латинице.
11 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 832.
